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법률 의견서

국민변호인단 | 기사입력 2006/12/14 [13:37]

법률 의견서

국민변호인단 | 입력 : 2006/12/14 [13:37]
 
법률의견서
From:   김은주
To:   이건행 변호사님
주제:  새튼 교수는 황박사님의 기술을 도용하여 특허를 출원하였는가?     만일 그렇다면 어떻게 대응 하여야 하는가?
 
  
I. 새튼 교수는 황박사님의 기술을 도용하여 특허를 출원하였는가?  
 새튼 교수는 황박사님이 개발하신 기술 중 크게 두가지 내용을 도용하여 특허들을 출원한 것으로 보입니다: 
1) 체세포 핵치환 (SCNT)을 통해 인간 배아 줄기세포 (hESC)를 성립한다는 내용, 즉 SCNT를 통해 동물내지 비인간 영장류가 아닌 인간의 체세포 복제 배아 줄기세포를 성립한다는 내용; 그리고
2) 난자 탈핵 과정에서, 흡입법 (aspiration) 대신 "쥐어짜기" (squeezing) 방법을 써서 핵을 제거한다는 내용, 즉 소위 "젓가락 기술" 이라고도 일컬어지는 난자 탈핵 기술에 관한 내용.
 여기서 "도용" 이란, 새튼 교수가 아니라 황박사님이 발명하고 개발하신 기술을, 새튼 교수가 자신의 특허 출원서에 포함시켰다는 의미입니다.  황박사님께 알리지 않고, 또 황박사님을 공동 발명자로 올리지 않고요. 
 1 번의 인간 체세포 복제 배아 줄기세포에 관한 내용은, 새튼 교수가 2004년 4월 9일에 출원한 US Patent Application No. 10/821,200 ("새튼 1차 출원서")에 포함시켰읍니다.
 2 번의 쥐어짜기 기술은, 새튼 교수가 1차 출원서에서는 짧게 언급만 했으며, 해당 청구사항 (claim) 은 없었읍니다.  2004 년 12 월 3일에 출원한 US Patent Application No. 11/330,006 ("새튼 2차 출원서") 에는, 쥐어짜기 기술을 본격적으로 포함시켰읍니다.  즉, 쥐어짜기 기술을 제대로 설명하고 (paragraphs [0013], [0084]), 또 해당 청구 사항들도 포함시켰읍니다 (claim 5). 
 위의 두 가지 내용 이외에도, 새튼 2 차 특허에는 1 차 특허에는 없던 내용들이 도입됐는데, 이 내용들은 예를 들어서 체세포에서 얻은 핵을 탈핵란에다 집어넣은 후 이것을 배지 (medium) 에서 배양하는 과정, 배지 조성, 그리고 배반포 (blastocyte) 형성 등에 관한 설명 또는 청구사항들입니다.  이와같이 새롭게 도입된 내용중에도 황박사님이 개발하신 기술을 도용해서 2 차 특허에 포함시킨 부분도 있는지 여부는 시간상 검토하지 못했읍니다.
 새튼 교수는, 쥐어짜기 기술을 2차 출원서에 포함 시키는 과정에서 법적인 하자가 없도록 2차 출원서 본문에서 황박사님의 2004년 논문을 공개적으로 인용했으며 (paragraph [0084]), 또한 쥐어짜기 기술 자체만 가지고 청구사항을 작성하지 않고, 여러 요소들이 (claim elements) 결합된combination claim 에 쥐어짜기 기술을 집어 넣었읍니다. 
 2차 출원서 본문에서 황박사님의 2004년 논문을 인용함으로써, 새튼 교수측은 특허성에 관련된 실질적인 정보를 美 특허청에 공개할 의무("duty to disclose information material to patentability")를  이행했읍니다.  나중에 "정보 공개 의무를 이행하지 않았기 때문에 부정 행위로 인하여 특허가 집행 불가능하다" (patent is unenforceable due to inequitable conduct for failure to disclose information material to patentability) 라는 결과를 초래하지 않기 위해서로 보입니다.
 또한, combination claim 의 여러 요소 중 하나로 쥐어짜기 기술을 집어 넣으면, 그 combination claim 에 남이 이미 발표한 내용 (즉, 황박사님2004년 논문에 발표된 내용) 이외에도 새튼 교수 자신이 뭔가 기여한 것이 있다고 argue 할 수 있는 근거가 마련됩니다. 
 이렇게 하더라도, 황박사님을 공동 발명자로 기재하지 않았으므로, 나중에 "발명자를 올바르게 명시하지 않은 부정 행위로 인해 특허가 집행불가능 하다" (unenforceable due to inequitable conduct for failure to correctly name inventors) 라는 판결을 받을 수도 있다는 것은 새튼 교수측에서도 (즉 새튼교수의 특허 변호사도) 알고 있을것이라 추측됩니다.  하지만, 어느 누군가가 나서서 발명 여부를challenge 하지 않으면 무사히 특허 허가가 나올 가능성은 항상 있으며, 일단 美 특허청으로 부터 허가가 난 특허는 "유효하다는 전제"를 갖게 된다는 利點이 있읍니다. 
 그리고, 황박사님의 발명이 미국 아닌 다른 나라 한국 (미국 입장에서 볼 때 "foreign country") 에서 이루어졌다는 점도 새튼 교수에게 유리하게 작용합니다.  또한, 새튼 교수는 1차 특허의 유럽 진출을 서두른 기록이 있는데, 유럽은 "부정 행위에 의한 집행 불가능" 에 해당하는 제도가 미국에 비해 느슨합니다.  그러므로, 유럽에서 보다 손쉽게 특허를 얻게될 수도 있고, 그렇게 되면 유럽 시장이라도 확보할 수 있다는 이득을 갖게 됩니다. 
II 그렇다면 어떻게 대응하여야 하는가?
 美 특허법 35 USC 102 (f) 는, 발명자만이 그 발명에 대한 특허출원을 할 수 있다고 규정합니다.  다시 말하면, 남의 발명을 모인 또는 도용하여 출원한 경우에는 특허를 받을 수 없다는 말입니다.  문제는, 새튼 교수가 황박사님의 발명을 도용하여 출원했다는 것을 법정에서 인정받는 것이 간단하지 않습니다.
 새튼 교수의 1차 출원서와 2차 출원서, 그리고 현재는 그 진위여부가 불투명한2004년 논문 조작 논란을 고려할 때, 다음과 같은 몇가지 대응책들이 있겠읍니다.  더 시간을 들여 조사를 하면, 또 다른 가능성들이 있을지도 모르겠읍니다.  
A. Offensive Strategy - 황교수님의 특허 보강 
1. 황교수님의 특허에 대한 청구 사항 보완
새튼 교수의 1 차 출원서 그리고 2 차 출원서에 대해 손을 쓰는 것 못지 않게 중요한 것이 황교수님의 특허를 보다 강력하게 보완내지 보강하는 것입니다.  황박사님 특허는, 발명의 설명 등은 비교적 상세하게 쓰여졌지만 (특히, 새튼 교수의 1차 출원서와 비교할 때), 특허 청구 사항면에서 매우 미약합니다.  보다 광범위하고 포괄적인, 그리고 다양한 범위의 청구 사항들을 추가시켜야 합니다.  만일 분쟁이 실제로 진행된다면, 제대로 쓰여진 청구 사항들이 있느냐 없느냐가 결정적으로 중요하기 때문입니다.  값비싼 특허 분쟁을 진행할 때, 청구 사항의 용어 해석 (claim term construction) 이 막대한 비중을 차지합니다.  새튼교수가 그랬듯이 CIP (일부 계속 출원)를 출원해서 젓가락기술에 대한 내용을 첨가 하는 것도 고려해 볼 만 합니다.  단, 황박사님이 젓가락 기술에 대한 아무런 특허 출원을 하지 않은 상태에서 2004년 Science 논문에다 젓가락 기술을 발표했기 때문에, 그 2004년 science 논문이 102(b) statutory bar 를 만들기 때문에 그 점을 고려해서 "젓가락 기술 plus something else" 를 claim 해야 합니다.
미국 국내 진입도 6월 30일 까지 기다릴 것이 아니라 앞당겨 빨리 진행 시키는 게 좋겠다고 그동안 생각해 왔지만, 이젠 거의 6월 30일이 다 되어 가고 있네요.
2. "부정 행위에 의한 집행 불가능" 에 대한 대책
황교수님 미국 특허의 큰 문제는, 고의적으로 조작된 내용 또는 데이타가 특허에 포함되어 있을지도 모른다는 가능성입니다.  만일 그렇다면, 나중에 "부정 행위에 의한 집행 불가능" 판정을 받을 가능성이 높기 때문입니다.  가짜인줄 알면서도 조작된 데이타를 마치 진짜인것 처럼 특허에서 기술했다면, 혹은 줄기세포가 아니었다는 것을 알고도 "우린 줄기세포 만들었다" 라고 특허에 기술했다면, 부정 행위에 의한 집행 불가능 판정 가능성이 아주 높습니다. 
저는 2004년 논문 조작 여부도 모르고, 누가 뭐를 얼만큼 조작을 했다는 건지도 모릅니다.  그저 현재로는 "황박사님은 데이타 조작 여부를 전혀 모르셨고, 누군가 다른 연구원내지 다른 team member가 데이타를 일부 조작했다"라고 발표된 상태라고 대충 들은것 같습니다. 
발명자가 전혀 모르는 상황에서 일부 데이타가 조작 되고, 그 조작된 내용이 특허에 들어갔다면, 그래도  문제가 덜 심각합니다.  그런데, 문제는 황박사님 특허에 공동 발명자가 너무 많으며 (그 중 김선종 연구원도 포함되어있더군요), 공동 발명자중 한명만 부정 행위를 한 것이 성립되도 그 특허에 치명적인 영향을 준다는 것입니다.
그나마, 현재 황박사님의 특허가 아주 진행 초기에 있으므로, 혹시라도 부정 행위를 "고칠" 수 있는 ("cure inequitable conduct") 방법이 있는지를 찾아보고, 매우 어렵긴 하겠지만 만일 방법들이 있다면 그 방법들을 동원해서inequitable conduct 를 cure 하는 것이 (적어도, cure 하도록 노력이라도 하는 것이) 시급합니다. 
그리고, 다가오는 6월30일 (황박사님 PCT 특허의 국내 진입 단계의 (National Stage) 30 month deadline) 에는,  미국 뿐 아니라 유럽에도 국내 진입 진행시켜서, 그나마 유럽에서라도, "부정 행위에 의한 집행 불가능"에 의한 타격 없이 특허권을 얻을 가능성을 열어 놔야 합니다. 
3. Enablement / Utility (실시 가능 요건 / 유용성)
만일 2004년 식의 줄기세포가 없었다면 - 처녀 생식이었든 아니면 다른 이유에서든 - enablement /utility (실시 가능 요건 / 유용성) 여부가 황교수님 특허의 문제점이 될 수도 있읍니다.  특허 요건 중에서, 발명자가 그 발명 내용을 제대로 만들었어야 한다는 요건은 없읍니다.  그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 과도한 실험 없이 그 특허 발명을 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있기만 하면 됩니다.  따라서, 지금은 황 박사님이 못 만들었어도, 언제가 누구라도 황 박사님의 명세서 대로 따라해서 줄기세포를 만든다면, 황박사님의 특허는 소위 prophetic application (예언적 성격을 띤 특허) 가 됩니다.  단지, enablement /utility가 문제 될 수 있읍니다.  바이오 쪽에서는 실시 가능 요건 / 유용성 요건 여부가 비교적 자주 문제시 됩니다.  하지만, fact by fact 로 판례들이 엇갈리는 경향이고, 거기에 대해서는 지금 별 뾰족한 대책이 생각나지 않습니다.  왜냐면, 특허 출원후 claim 은 얼마든지 고칠 수 있지만 (명세서가 제대로 뒷받침만 하면), 명세서 기술 내용은 바꿀 수 없기 때문입니다. 
B. 새튼 교수의 1차 출원서와 2차 출원서에 대한 대책
미국에는, 일본이나 유럽의 opposition proceedings 에 해당하는 이의 제기 절차가 없읍니다. 
아직 양쪽 다 (새튼 교수와 황박사님) 특허 출원에 대한 등록 결정이 안나고 아무런 Office Action도 issue 되지 않은 현재 상태에서, 새튼 교수의 1차 그리고 2차 출원서에서 행해진 기술 도용에 대해서, 다음과 같은 조치들을 생각해 봤읍니다. 
다들 쉽지 않은 절차들입니다.  그리고, 이 방법들은 일반적인 경우에 쓰일 수 있는 보편적인 방법들입니다.  제 말은, 황박사님의 경우에는, 너무나 유명한 사건이라서 美 특허청의 심사원 또는 美법정의 판사도 뭔가 선입견이 있을 가능성이 높다는 것입니다.  이런 점들도 고려한 후 조취를 취해야 할 것입니다. 
● 새튼 교수에게 보내는 "demand letter":
황박사님 변호인단이 새튼 교수에게 demand letter 를 써서, "당신의 특허 내용을, 당신이 아니라 사실은 황박사가 발명했다" 라는 주장을 하고, 거기에 대한 증거도 제시 하며, 또 그demand letter를 美 특허청에 공개 할것을 요청하는 방법입니다.  이demand letter는, 새튼 교수 특허의 특허 요건에 관계된 내용이므료, 새튼이 美 특허청에다 공개할 의무가 있다는 이유도 댑니다. (안 그러면 부정 행위가 되니까요).  그리고, 이 편지에다가, 발명자를 새튼이 아닌 황박사님으로 바꿔달라고 요청합니다. 
(물론 새튼 교수가 이 요청에 응할 가능성은 거의 없겠죠.) 
● 35 USC 116 에 의한 "Request for Correction of Inventorship"
Demand letter 를 보낸 후, 35 USC 116 에 따른 "Request for Correction of Inventorship" 을 美 특허청에 요청하는 방법입니다.  새튼이 아니라 황 박사님이 진정한 발명자라는 내용으로요.  아마도 美 특허청이 rebuttal evidence 를 요구할 것입니다.  새튼이, ”자신이 진정한 발명자다" 라고 선언한 Declaration 이 prosecution file (심사 진행 서류) 안에 들어 있을테니까요.  美 특허청이 만족할 만한rebuttal evidence (즉, 우리 측 증거를 보고 발명자를 황박사님으로 바꿀만큼 convincing 한 증거)를 제출하기가 여간 어렵지 않을 것입니다.  (새튼 교수가 동의한다면, 새튼 교수와 공동 발명자로 올리는 신청도35 USC 116 에 의해 할 수 있지만, 공동 발명자가 되면 특허 소유도 공동이 되므로 그에 따른 많은 문제들이 있읍니다. 현 상황에서 새튼과 공동 발명자가 되는 것도 많은 다른 문제가 있을 것이고요)
● Demand letter 를 보내도 새튼 박사가 요청에 응하지 않으면 (아마도 응하지 않겠지요), 새튼 박사를 상대로 inventorship 소송을 연방법원에서 거는 방법이 있읍니다. (특허등록이 되기전에라도).  State law claim (tortious interference with business? unfair competition?) 들도 추가 시킬만한 것을 찾아 보면 있을 겁니다. 

● 저촉 심사 요청 (requesting an interference)
저촉 심사란, 누가 선 발명자인지 가리는 절차 말입니다.  이 절차는, 102(f) 처럼 "네가 발명한 것이 아니고 내가 발명했다" 라고 주장하는게 아니라, "너보다 내가 먼저 발명했으니, 네 특허는 무효이고 내 특허만이 유효하다" 라고 주장하는 겁니다.  새튼의 특허와 저촉 심사를 신청하려면, 새튼의 특허의 claim 을 copy 해서 competing application 을 file 해야 합니다.  두 출원서 중 하나는 in condition for allowance 이어야 할지도 모르겠읍니다.  저촉 심사 절차는 매우 특이하고 specific 하고 까다로와서, 그 분야에 여러 해 경험이 있는 변호사를 찾아서 맡겨야 합니다. (일반적인 특허 분쟁을 담당했던 변호사 말고).  저희 회사의 저촉 심사 전문가와 잠시 e-mail 을 나누었는데 (황박사님과 관련 된 일이라고는 말하지 않고, 유사한 fact pattern을 만들어 가지고 의논 했읍니다), 2004년에 젓가락 기술이publish 됬음에도 불구하고 젓가락 기술에 대한 claim에 대한 저촉심사를 요청하는 방법을 제시하더군요.  나중에 실제로 필요가 생기면 이에 대한 자세한 설명을 드리겠읍니다. 
새튼 특허 심사가 아직 진행 중인 현재로서 취할 수 있는 조치들 중 우선적으로 생각나는 몇가지였읍니다.  나중에 만일 새튼이 특허들을 얻은 후에 (즉, 특허가 심사를 통과하고 등록이 된후에)  황박사님이나 또는 다른 entity를 상대로 소송을 건다면, 그때는 침해 소송을 당한 측에서 여러가지 defense 들을 raise 해서 새튼 특허를 무효화 시키는 시도를 하게 됩니다.  (102(f) 발명 모인 내지 도용; 신규성/진보성 결여; 실시 가능 요건 결여; 서면 명세 요건 결여; 진정한 발명자를 명시하지 않았으므로 부정 행위에 의한 집행 불가능; 등등).  몇년 걸려 방대한 양의 자료 분석, 심문, procedural motions, dispositive motions, expert testimony 등등 쌍방 변호사들의 철저하고 all-consuming efforts 끝에 결판이 날 겁니다.  
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